Aggiornato al 13 ottobre 2026 · Redazione Studio Legale Coviello
Un’impresa italiana può scegliere un primo deposito brevettuale all’estero, ma deve verificare prima i vincoli di sicurezza nazionale e l’eventuale autorizzazione UIBM. Il controllo riguarda il contenuto tecnico, i soggetti coinvolti e l’ufficio ricevente: una domanda accettata dal portale straniero non dimostra che gli obblighi italiani siano stati rispettati.
La decisione può presentarsi quando un investitore propone di partire dagli Stati Uniti, quando il gruppo vuole centralizzare i depositi presso l’EPO oppure quando si sceglie subito una domanda PCT. Il problema non è soltanto individuare il mercato più conveniente: occorre costruire un percorso documentato prima di trasmettere descrizioni, disegni e rivendicazioni fuori dal sistema nazionale.
Quale controllo svolgere prima di depositare fuori dall’Italia?
Il primo controllo consiste nel ricostruire chi ha diritto all’invenzione, dove lavorano gli inventori, quale tecnologia è descritta e se esistono già domande italiane. Queste informazioni devono precedere la scelta del portale. Residenza, sede del gruppo e luogo dello sviluppo non sono dati intercambiabili; una capogruppo estera non risolve automaticamente la questione.
La base normativa è l’articolo 198 del Codice della proprietà industriale, consultabile su WIPO Lex. Il testo aggiornato comprende anche il caso dell’inventore che lavora presso una filiale italiana di una multinazionale e quello della cessione dell’invenzione prima del deposito. Per le domande riguardanti oggetti potenzialmente utili alla difesa, disciplina autorizzazione, nulla osta della Difesa e tempi di attesa.
In pratica, il referente aziendale dovrebbe consegnare un fascicolo unico al professionista incaricato. Una catena di messaggi separati tra laboratorio, direzione e mandatario straniero rende più facile perdere una versione tecnica o un vincolo. Il fascicolo deve riportare il percorso proposto e una decisione esplicita sul controllo nazionale.
Sessanta o novanta giorni: come leggere le fonti?
Il testo dell’articolo 198 aggiornato dalla legge n. 102 del 2023 indica sessanta giorni per i termini modificati. Documenti anteriori alla riforma possono ancora riportare novanta giorni. Non è corretto trasformare una circolare storica in una regola generale vigente senza confrontarla con la legge successiva.
Questa differenza è rilevante quando un’azienda pianifica una fiera o un deposito internazionale ravvicinato. Il conteggio va associato alla fattispecie applicabile e al suo evento iniziale, non semplicemente alla data di completamento del prototipo. Anche il silenzio dell’amministrazione deve essere valutato su un’istanza correttamente presentata, con prova del momento di presentazione e controllo di eventuali provvedimenti.
Il fascicolo dovrebbe quindi contenere tre elementi separati: norma applicata, documento da cui parte il termine e verifica delle comunicazioni ricevute. Una nota interna del tipo “sono passati due mesi” è insufficiente se non chiarisce da quale atto e per quale percorso si effettua il calcolo.
Il nulla osta equivale a un brevetto o a una priorità?
No. L’autorizzazione a depositare all’estero risolve un passaggio amministrativo relativo al percorso di deposito. Non concede un brevetto, non certifica novità e attività inventiva e non sostituisce la domanda da presentare all’ufficio competente. Occorre distinguere il permesso di seguire una determinata strada dalla qualità della protezione ottenibile.
Prima dell’istanza rimane utile la ricerca di anteriorità per valutare la soluzione tecnica. Successivamente devono essere predisposti documenti adeguati al sistema scelto. Un’istanza di autorizzazione non va trattata come un deposito capace, da solo, di fissare una data brevettuale per l’invenzione.
Se è già stata depositata una domanda, invece, il punto di partenza cambia: si analizzano quella domanda, la sua data e il contenuto che si intende presentare all’estero. Il professionista deve verificare se il testo successivo riproduce la medesima invenzione o introduce sviluppi ulteriori. Non basta che titolo e nome commerciale del progetto coincidano.
Quali documenti preparare per l’istanza UIBM?
La circolare UIBM n. 612 del 23 novembre 2020 sul servizio telematico descrive la richiesta di nulla osta, la descrizione tecnica e il mandato quando l’istanza è presentata da un professionista, oltre agli altri allegati previsti dal portale. È una fonte operativa storica: i suoi riferimenti temporali devono essere coordinati con la riforma successiva.
Per preparare il lavoro, conviene ordinare il dossier in modo che ciascun documento sia riconoscibile e verificabile:
- scheda di inventori, richiedente e soggetti aventi diritto;
- descrizione della soluzione, funzione, possibili impieghi e varianti;
- disegni corrispondenti alla versione tecnica destinata al deposito;
- elenco di domande precedenti e documenti di priorità disponibili;
- mandato e recapiti per ricevere le comunicazioni;
- nota sul percorso estero previsto e sul calendario commerciale.
La descrizione brevettuale chiara e completa ha una funzione diversa da una presentazione per investitori. Non deve limitarsi a vantaggi commerciali o slogan. Il contenuto tecnico permette di comprendere cosa si vuole tutelare e aiuta anche a individuare gli elementi che richiedono approfondimenti nel controllo di sicurezza.
Quale percorso scegliere: Italia, EPO, PCT o deposito nazionale estero?
La scelta dipende dai mercati, dal budget e dalla maturità dell’invenzione. Il controllo nazionale si inserisce in questa decisione: non la sostituisce. Per confrontare il percorso internazionale è disponibile la guida al deposito PCT e alle successive fasi nazionali.
| Situazione | Controllo decisivo | Documento da conservare |
|---|---|---|
| Primo deposito direttamente all’estero | Applicabilità dei vincoli italiani e percorso autorizzativo | Valutazione e provvedimento, quando richiesto |
| Domanda italiana già depositata | Tempi, eventuali vincoli e corrispondenza del contenuto | Ricevuta nazionale e confronto delle versioni |
| Primo deposito europeo o PCT | Ufficio ricevente competente e regole di sicurezza | Istruzioni al mandatario e ricevuta di deposito |
| Nuovi sviluppi dopo il primo deposito | Materia ulteriore e necessità di un nuovo controllo | Matrice delle differenze tecniche |
Le istruzioni nazionali e quelle dell’ufficio ricevente devono essere lette insieme. La competenza a ricevere una domanda PCT non elimina gli obblighi di sicurezza del Paese interessato. Le regole WIPO sulla trasmissione della domanda internazionale e sulla sicurezza nazionale chiariscono che le procedure internazionali contemplano questi vincoli.
Come coordinare autorizzazione, priorità e divulgazione?
Sono tre controlli distinti. L’autorizzazione riguarda il percorso consentito; la priorità permette di far valere una precedente data per la materia supportata; la riservatezza evita divulgazioni che possano compromettere la novità. Un’impresa deve gestirli nello stesso calendario, mantenendo separata la prova di ciascun adempimento.
Il periodo ordinario di priorità brevettuale è di dodici mesi: lo confermano le Linee guida EPO 2026 sul periodo di priorità. Questa finestra non autorizza a ignorare i controlli nazionali o a inserire liberamente materia nuova nel testo successivo. Il piano va chiuso con anticipo sufficiente per revisione, traduzione e coordinamento tra mandatari.
Inoltre, quando la ricerca è condivisa con partner, è necessario chiarire chi decide il deposito e chi può divulgare risultati. Il contratto di co-sviluppo e la titolarità dei risultati IP offre un approfondimento complementare sulla governance del progetto, distinto dalla procedura autorizzativa qui trattata.
Esempio pratico: il mandatario estero è pronto, il laboratorio no
Si consideri un caso illustrativo: una PMI sviluppa un sensore e incarica un mandatario straniero di depositare entro la settimana. Il laboratorio comunica successivamente che il sensore ha anche applicazioni diverse da quelle industriali inizialmente descritte. Il mandatario ha già predisposto i file, ma non conosce il controllo svolto in Italia.
La risposta organizzativa è sospendere l’invio finché la versione tecnica e il percorso risultano verificati. Il referente raccoglie gli impieghi possibili, identifica gli inventori, controlla i diritti dell’impresa e fa valutare la disciplina applicabile. Poi trasmette al mandatario un’istruzione unitaria, conservando autorizzazioni e ricevute. Il caso non dimostra che ogni sensore richieda un nulla osta: mostra perché la classificazione del rischio deve precedere l’invio.
Checklist prima dell’invio definitivo
- Identificare richiedente, inventori, aventi diritto e sedi coinvolte.
- Congelare la versione di descrizione, rivendicazioni e disegni.
- Verificare possibili impieghi rilevanti per la difesa.
- Ricostruire i depositi anteriori e il calendario applicabile.
- Confermare l’ufficio ricevente e l’eventuale procedura UIBM.
- Controllare provvedimenti, ricevute e comunicazioni prima dell’invio.
- Attribuire a un referente il monitoraggio dei termini successivi.
Il budget deve includere questa preparazione, oltre a redazione, traduzioni, tasse e assistenza locale. Per un inquadramento divulgativo è disponibile il video dello Studio sui costi di registrazione di un brevetto in Italia, pubblicato nel luglio 2025. Le cifre del video si riferiscono alla sua data e non costituiscono un preventivo aggiornato per un deposito estero.
Domande frequenti sul primo deposito all’estero
Una società estera può evitare il controllo italiano?
Non automaticamente. Vanno verificati i soggetti aventi diritto e il ruolo degli inventori. L’articolo 198 contempla specificamente alcune situazioni di lavoro presso filiali italiane e di cessione precedente al deposito: intestare la domanda altrove non basta a risolvere il problema.
Il portale straniero ha accettato la domanda: sono in regola?
L’accettazione dimostra il completamento di un passaggio presso quell’ufficio. Non certifica il rispetto dei vincoli nazionali italiani. Ricevibilità estera, autorizzazione nazionale e valutazione della brevettabilità richiedono verifiche separate.
Posso usare il riferimento ai novanta giorni trovato online?
Occorre controllare la versione della fonte e la fattispecie. Per l’articolo 198 il testo modificato nel 2023 riporta sessanta giorni nei termini interessati dalla riforma. Una guida storica non deve guidare da sola il calendario attuale.
Il nulla osta mi garantisce la concessione del brevetto?
No. È un passaggio del percorso di deposito; l’esame tecnico e giuridico della domanda resta distinto. Anche mercato, titolarità, qualità della redazione e diritti di terzi devono essere analizzati prima di investire nella protezione.
Definire il percorso prima di inviare il dossier
Lo Studio Legale Coviello affianca imprese e inventori nella strategia brevettuale, coordinando le verifiche legali con le competenze tecniche necessarie e le collaborazioni professionali indicate nei propri servizi. Per valutare primo deposito, controlli nazionali e mercati target, consulta il servizio di consulenza per deposito e strategia brevettuale. Predisporre il fascicolo prima della scadenza permette di decidere con elementi concreti e di individuare il percorso adatto al progetto.