Euro-PCT: regole 161 e 162 EPO, risposta e tasse sulle rivendicazioni

Aggiornato al 23 ottobre 2026. A cura della Redazione Coviello Brevetti – Studio Legale Coviello, con il coordinamento delle competenze tecniche necessarie alla pratica brevettuale.

Per l’impresa che ha investito nella fase internazionale, questa comunicazione è un passaggio decisionale. Il responsabile amministrativo vede una data; il reparto ricerca conosce le varianti del prodotto; il consulente deve tradurre entrambe le informazioni in un fascicolo utilizzabile dall’Ufficio. Se queste attività procedono separatamente, si rischia di pagare per rivendicazioni superate oppure di conservare un testo che non copre più la soluzione commerciale.

Prima distinzione: ingresso europeo e finestra successiva

La regola 159 EPC sull’ingresso nella fase europea prevede ordinariamente 31 mesi dalla data di deposito o, se rivendicata, dalla data di priorità. Le attività di ingresso comprendono gli adempimenti applicabili al fascicolo, tra cui indicazione dei documenti e pagamenti. I sei mesi delle regole 161 e 162 appartengono a una fase distinta: non autorizzano a rinviare indistintamente tutti gli adempimenti dei 31 mesi.

La guida alla domanda internazionale PCT e alle fasi nazionali inquadra la scelta dei territori. Qui il problema è più circoscritto: stabilire su quale testo l’EPO proseguirà e che cosa debba essere completato dopo l’ingresso. Il calendario aziendale dovrebbe mostrare separatamente la scadenza di ingresso, la comunicazione ricevuta e il termine successivo.

Regola 161: quando rispondere è obbligatorio

La regola 161 EPC sulle modifiche della domanda Euro-PCT distingue due percorsi. Per identificarli bisogna leggere il ruolo svolto dall’EPO nella fase internazionale, non soltanto il numero della domanda. ISA indica l’autorità di ricerca internazionale; IPEA l’autorità di esame preliminare internazionale; WO-ISA e IPER sono documenti da recuperare integralmente.

Le Direttive EPO 2026 su osservazioni obbligatorie e volontarie chiariscono che, nel caso della regola 161(1), i rilievi negativi dell’EPO comportano un obbligo di risposta. Nel percorso della regola 161(2), osservazioni e modifiche sono invece volontarie. Il silenzio non ha quindi la stessa conseguenza in ogni fascicolo.

Quando la risposta è necessaria, non basta una comunicazione amministrativa che confermi la volontà di procedere. Serve confrontarsi con le carenze individuate: spiegare le ragioni tecniche, proporre modifiche pertinenti o combinare argomenti e modifiche. Il lavoro interno utile consiste nel collegare ogni obiezione alla caratteristica del prodotto e alla parte della domanda che la sostiene.

Sei mesi: calcolo e organizzazione della scadenza

Le Direttive EPO sulla finestra delle regole 161 e 162 confermano un periodo di sei mesi che non può essere prorogato. La data effettiva va calcolata dalla comunicazione secondo le regole di notifica applicabili. È prudente registrare anche una scadenza interna anticipata per approvazione del testo e autorizzazione dei pagamenti.

Una procedura pratica può prevedere tre momenti: prima lettura del fascicolo, scelta delle modifiche e controllo finale con ricevute. Il responsabile del progetto dovrebbe ricevere una scheda breve con le decisioni richieste, mentre il consulente conserva il dettaglio giuridico e tecnico. Attendere l’ultima settimana rende più difficile risolvere dubbi su traduzioni, titolarità, istruzioni dei contitolari o disponibilità dei fondi.

Regola 162: contare le rivendicazioni prima di pagare

La regola 162 EPC sulle tasse per le rivendicazioni richiede una tassa dalla sedicesima rivendicazione in avanti. Se il testo viene modificato entro la finestra ammessa, il conteggio deve essere riconciliato con la versione pertinente alla prosecuzione e con quanto già pagato. La distinzione tra documenti depositati e documenti effettivamente indicati come base della procedura è essenziale.

Il tariffario ufficiale EPO, voce 015, verificato il 23 ottobre 2026, indica 290 euro per ciascuna rivendicazione dalla sedicesima alla cinquantesima e 720 euro dalla cinquantunesima. Sono importi ufficiali in vigore dal 1° aprile 2026, distinti dai compensi professionali e dalle altre tasse della pratica.

Esempio di budget, con dati ipotetici

Un testo di 22 rivendicazioni comporta sette tasse da 290 euro, pari a 2.030 euro. Se la revisione tecnicamente giustificata porta il testo a 19 rivendicazioni, le tasse diventano quattro, pari a 1.160 euro. L’esempio serve a controllare il preventivo; non suggerisce di eliminare automaticamente tre rivendicazioni per risparmiare. Una posizione di riserva utile può valere più della riduzione immediata del costo.

La gestione dovrebbe produrre un prospetto con numero finale, tasse dovute, somme già versate, differenza da pagare ed eventuale rimborso da verificare. Non è sufficiente il solo totale del bonifico. La disciplina EPO del pagamento ai sensi della regola 162 descrive anche gli effetti delle modifiche e dei pagamenti eccedenti.

Modificare il testo senza perdere le posizioni utili

La revisione deve partire da una mappa delle rivendicazioni: soluzione principale, varianti, caratteristiche dei prodotti e possibili alternative dei concorrenti. La guida alle rivendicazioni indipendenti e dipendenti del brevetto aiuta a distinguere l’ampiezza della protezione dalle posizioni di riserva. Ridurre il numero richiede una scelta tecnica, non un semplice intervento editoriale.

È utile preparare una versione pulita, una versione che evidenzi i cambiamenti e una tabella con il supporto originario di ogni modifica. Le Direttive EPO sull’applicazione della regola 137(4) richiedono di identificare le modifiche e la loro base nella domanda depositata. Un dato tecnico ottenuto successivamente non autorizza a introdurre nell’originario deposito una soluzione che prima non era divulgata.

Nei progetti sviluppati con partner, la scelta del testo può incidere anche sugli impegni contrattuali. La guida agli accordi di co-sviluppo e alla titolarità dei risultati IP è pertinente quando occorre capire chi autorizza modifiche, sostiene i costi o deve essere consultato. Un’approvazione tecnica del laboratorio non sostituisce l’istruzione del soggetto abilitato a decidere sul deposito.

Rinunciare alla comunicazione per accelerare: controlli necessari

Le condizioni EPO per rinunciare alla comunicazione delle regole 161 e 162 richiedono una rinuncia esplicita e l’adempimento degli obblighi pertinenti, compresa la risposta sostanziale quando necessaria e il pagamento delle tasse sul testo prescelto. Una richiesta di accelerazione PACE da sola non elimina la finestra.

L’impresa dovrebbe scegliere questa strada soltanto dopo avere congelato istruzioni, versione e budget. Se una variante del prodotto è ancora in valutazione, rinunciare al tempo disponibile può essere prematuro. L’EPO avverte inoltre che l’addebito automatico delle tasse sulle rivendicazioni avviene alla fine del periodo: per rendere efficace la rinuncia occorre verificare un metodo che consenta il pagamento nei tempi richiesti. La decisione va documentata nel fascicolo.

Omissioni e checklist prima dell’invio

La mancata risposta a un invito obbligatorio può comportare che la domanda sia considerata ritirata. Il mancato pagamento di una tassa sulle rivendicazioni può invece determinare l’abbandono della rivendicazione interessata. Le conseguenze richiedono un controllo immediato del fascicolo. L’approfondimento sulla prosecuzione della procedura dopo una scadenza EPO mancata illustra il rimedio da valutare senza presumere che sia automatico.

• Acquisire domanda internazionale, modifiche, rapporti e comunicazione EPO completa.
• Identificare il percorso della regola 161 e l’eventuale obbligo di risposta.
• Registrare la scadenza ufficiale e un termine interno per le istruzioni.
• Collegare ogni rilievo alla risposta tecnica e al supporto originario.
• Confermare quale versione costituisce la base della procedura europea.
• Riconciliare numero delle rivendicazioni, tariffario e pagamenti già effettuati.
• Documentare le autorizzazioni del titolare e gli impegni verso partner.
• Verificare ricevute, acquisizione degli allegati e pagamenti dopo l’invio.

Domande frequenti sulle regole 161 e 162

I sei mesi sostituiscono il termine di ingresso europeo?

No. Il termine ordinario di 31 mesi per l’ingresso e il periodo della comunicazione successiva hanno funzioni diverse. Ogni adempimento va associato alla propria scadenza.

Bisogna sempre rispondere alla comunicazione?

Occorre distinguere. Nel caso della regola 161(1), una risposta ai rilievi negativi pertinenti dell’EPO è obbligatoria. Nel percorso della regola 161(2), osservazioni e modifiche sono volontarie; restano da controllare le tasse.

Il periodo di sei mesi è prorogabile?

No. Le Direttive EPO lo qualificano come non prorogabile. In caso di omissione occorre verificare tempestivamente i rimedi disponibili e le rispettive condizioni.

Da quale rivendicazione si paga la tassa?

Dalla sedicesima. Il tariffario verificato indica 290 euro per ciascuna rivendicazione dalla sedicesima alla cinquantesima e 720 euro per ciascuna successiva.

Si possono ridurre le rivendicazioni per contenere le tasse?

Sì, nei limiti procedurali e sostanziali applicabili. La riduzione deve preservare le posizioni tecniche utili e il conteggio dei pagamenti va aggiornato sulla versione pertinente.

PACE rende superflua la rinuncia alla finestra?

No. PACE non sostituisce una rinuncia valida. Per anticipare la prosecuzione bisogna rispettare le condizioni specifiche, compresi risposta e pagamenti quando dovuti.

Fonti normative e tariffarie consultate il 23 ottobre 2026. Gli esempi di budget sono ipotetici e non comprendono tutte le spese di una domanda europea. L’esito della procedura dipende dai requisiti dell’invenzione e dagli atti depositati.